вернуться на главную
СПОРЫ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА
ПО ОСНОВАНИЮ ПОДПУНКТА 4 П. 1 СТ. 1514 ГК РФ
В статье А.Е.Сычева – канд. юрид. наук, заместителя заведующего отделом судебного представительства ФИПС (Москва, asytchev-ipmf@yandex.ru), анализируются некоторые вопросы, возникающие при рассмотрении Роспатентом заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с прекращением юридического лица – правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя. Также приведена позиция судов по этой категории дел1.
1 Часть рассмотренных в статье вопросов освещалась автором на XVIII научно-практической конференции «IV часть Гражданского кодекса Российской Федерации: новации в сфере интеллектуальной собственности», прошедшей в Роспатенте 8–9 октября 2014 г.
Ключевые слова: прекращение юридического лица, прекращение гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, прекращение правовой охраны товарного знака, Роспатент, Суд по интеллектуальным правам, судебная практика.
DISPUTES ON THE TERMINATION OF TRADEMARK LEGAL PROTECTION THE ON THE BASIS OF SUBPARAGRAPH 4 OF ITEM 1 OF АRT. 1514 OF THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
In article of A.E.Sycheva, candidate of law, assistant of director of department of judicial representation of the FIPS (Moscow, asytchev-ipmf@yandex.ru), analyzes certain issues arising by Rospatent consideration of the statements for the early termination of legal protection of trademarks in connection with termination of the legal entity (the owner) or registration of the termination by the citizen of activity as an individual entrepreneur ( the owner). The position of courts on this category of suits is also given.
Key words: termination of the legal entity, termination by the citizen of activity as an individual entrepreneur, termination of legal protection of trademark, Rospatent, Court for intellectual rights, jurisprudence.
Подпункт 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ предусматривает, что правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению любого лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя. Приведенная норма является одним из оснований прекращения правовой охраны товарного знака и, на первый взгляд, однозначно регламентирует, что в случае, если юридическое лицо – правообладатель товарного знака, прекратилось или индивидуальный предприниматель – правообладатель товарного знака, прекратил свою деятельность, правовая охрана такого товарного знака может быть досрочно прекращена.
Поскольку редакция названной нормы вступила в силу сравнительно недавно (с 1 октября 2014 г.), очевидно, что устоявшейся практики ее применения Роспатентом и судом в настоящее время нет. В то же время число судебных споров, связанных с применением этой нормы в предыдущей редакции, выявило определенные сложности, связанные с ее толкованием. Подтверждением тому может служить ряд рассмотренных в прошлом, а также в этом году Судом по интеллектуальным правам дел.
Суть некоторых из этой категории дел сводилась к тому, что в Роспатент поступили заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с прекращением юридического лица – обладателя исключительного права на товарные знаки. Указанные заявления содержали сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, из которых следовало, что правообладатели оспариваемых товарных знаков прекратили свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к другому лицу. При этом позиция лица, подающего заявление в Роспатент, сводилась к тому, что поскольку лицо – правообладатель товарного знака, прекратило свою деятельность, а закон говорит именно о прекращении деятельности лица, не конкретизируя случаи такого прекращения, правовая охрана оспариваемых товарных знаков должна быть досрочно прекращена.
Однако ни Роспатент, ни впоследствии Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев эти дела как в первой, так и в кассационной инстанциях, с таким толкованием положения подпункта 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ не согласились. И позиция была обоснована тем, что действующее законодательство предусматривает возможность прекращения юридического лица в двух основных формах: реорганизация и ликвидация. П. 1 ст. 57 ГК РФ предусматривает случаи реорганизации юридического лица, а именно: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. Согласно п. 2 ст. 58 ГК РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица. При этом ст. 1241 ГК РФ предусмотрено, что в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица), допускается переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем.
На основании приведенных требований ГК РФ, а также в связи с тем, что исключительное право на оспариваемые товарные знаки без заключения договора перешло к правопреемнику (такой переход был зарегистрирован Роспатентом), суд посчитал, что у патентного ведомства не было оснований для удовлетворения соответствующих заявлений, а позиция заявителя основана на неправильном толковании нормы подпункта 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ. Впоследствии Верховный суд Российской Федерации не усмотрел оснований для передачи этих дел на рассмотрение судебной коллегии.
Интересна ситуация, при которой у Роспатента при рассмотрении соответствующего заявления имеется информация о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака прекратил свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к другому лицу, однако, в отличие от рассмотренного выше случая, документы на государственную регистрацию перехода исключительного права на такой товарный знак без заключения договора в Роспатент от правопреемника не подаются. В то же время согласно п. 6 ст. 1232 ГК РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся. Так, при поступлении заявлений Роспатентом в приведенной ситуации в соответствии с действующими в настоящее время Правилами о прекращении правовой охраны товарных знаков2, регламентирующими порядок их рассмотрения, во все имеющиеся адреса как предыдущего правообладателя, так и его правопреемника были направлены соответствующие уведомления.
2 Правила принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица – обладателя исключительного права на товарный знак или прекращения предпринимательской деятельности физического лица – обладателя исключительного права на товарный знак.
При этом согласно п. 11 Правил ответ правообладателя учитывается при рассмотрении заявления, если он поступил в Роспатент в течение двух месяцев с даты направления уведомления. На указанные уведомления ни от правообладателя, ни от его правопреемника в Роспатент в установленный срок ответ не поступил. Также в патентное ведомство не поступало заявлений о государственной регистрации перехода исключительного права без договора на оспариваемые товарные знаки.
Не получив ответа ни от правообладателя, ни от его правопреемника, а также ввиду отсутствия заявлений о государственной регистрации перехода исключительного права на оспариваемые товарные знаки без договора, Роспатент, руководствуясь п. 6 ст. 1232 ГК РФ посчитал, что исключительное право на оспариваемые товарные знаки не перешло от правообладателя к его правопреемнику. В связи с этим были приняты решения об удовлетворении заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков. Прекращение Роспатентом правовой охраны товарных знаков явилось основанием для обращения правопреемника первоначального правообладателя в суд.
Решением Суда по интеллектуальным правам, оставленным без изменения постановлением его президиума, заявленные требования были удовлетворены. Удовлетворяя заявленные требования, суд указал, что ни ГК РФ, ни Правилами о регистрации договоров3, регулирующими вопросы, связанные с регистрацией перехода исключительного права без договора, не определен срок, в течение которого лицо, к которому переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с п. 2 ст. 58 и ст. 1241 ГК РФ, обязано подать заявление о государственной регистрации перехода исключительного права без договора. Иными словами, суд, не согласившись с позицией Роспатента, фактически сделал вывод, что в данной ситуации, вне зависимости от наличия поданного в патентное ведомство заявления о государственной регистрации перехода исключительного права без договора на оспариваемые товарные знаки, заявления о досрочном прекращении их правовой охраны по основанию подпункта 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ удовлетворению не подлежали.
3 Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных.
Вступившая в силу с 1 октября 2014 г. редакция нормы подпункта 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ по сравнению с предыдущей редакцией имеет одно важное уточнение: в ней указано, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по названному основанию может быть подано в Роспатент любым лицом. Предыдущая редакция рассматриваемой нормы такого уточнения не содержала. Более того, п. 2 Правил о прекращении правовой охраны товарного знака прямо говорит о том, что такое заявление подается заинтересованным лицом.
Наличие в том числе данных обстоятельств послужило основанием для возникновения судебного спора. Один из доводов, который пришлось опровергать представителям Роспатента в Суде по интеллектуальным правам, заключался в том, что патентным ведомством при рассмотрении соответствующего заявления не была проверена заинтересованность лица, его подавшего. Опровергая упомянутый довод, Роспатент сослался на положения ст. 4 федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» исходя из которой Правила о прекращении правовой охраны товарного знака в настоящее время действуют в части, не противоречащей ГК РФ.
ГК РФ в предыдущей редакции не ограничивал круг лиц, имеющих право подать в Роспатент заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя. Таким образом, положение п. 2 Правил о прекращении правовой охраны товарного знака противоречит ГК РФ и с учетом требования приведенного выше закона о введении в действие части четвертой ГК РФ не применяется. Действующая сегодня редакция рассматриваемой нормы внесла ясность в части определения лица, обладающего правом подачи соответствующего заявления.
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о возможности прекращения Роспатентом правовой охраны товарного знака в случае, если обладатель исключительного права – индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность, а впоследствии вновь возобновил ее в качестве такового. В отношении правообладателей товарных знаков, являющихся юридическими лицами, такой вопрос не возникает, поскольку исходя из положения п. 1 ст. 61 ГК РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Иными словами, вместе с ликвидацией юридическое лицо утрачивает все принадлежащие ему права, в том числе исключительные. Вследствие этого вновь зарегистрированное юридическое лицо, даже по тому же адресу, с тем же наименованием и составом участников, обладать правами, в том числе исключительным правом на товарный знак, принадлежавшими ранее ликвидированному юридическому лицу, не может.
В отношении индивидуальных предпринимателей – правообладателей товарных знаков, на первый взгляд, является очевидным, что совокупное толкование норм п. 3 ст. 23 ГК РФ, согласно которому к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, и вышеприведенного п. 1 ст. 61 ГК РФ, свидетельствует, что прекращение предпринимательской деятельности физическим лицом также осуществляется без перехода прав в порядке правопреемства, в том числе и на товарный знак.
В то же время, различная правовая природа указанных субъектов свидетельствует о невозможности в некоторых случаях применять к физическим лицам–предпринимателям правил, предусмотренных для юридических лиц. Так, процессом, аналогичным ликвидации юридического лица в отношении физического лица – предпринимателя, является прекращение им предпринимательской деятельности. Очевидно, что прекращение физическим лицом предпринимательской деятельности не может повлечь прекращение всех его прав и обязанностей, как в случае с юридическим лицом.
Согласно п. 4 ст. 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд может применить правила ГК РФ об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Смысл указанной нормы закона в том, что отсутствие регистрации гражданина в качестве предпринимателя (либо прекращение физическим лицом предпринимательской деятельности) не является основанием для освобождения его от обязательств, связанных с его предпринимательской деятельностью.
С учетом данной особенности до недавнего времени практика Роспатента, поддержанная судами4, следовала по тому принципу, что в случае, если на момент рассмотрения соответствующего заявления и принятия решения обладатель исключительного права – индивидуальный предприниматель, прекративший свою деятельность, впоследствии вновь возобновил ее в качестве индивидуального предпринимателя, в удовлетворении такого заявления отказывается.
4 До создания Суда по интеллектуальным правам.
Указанный подход по ряду дел изначально был поддержан первой инстанцией Суда по интеллектуальным правам. Однако президиум Суда по интеллектуальным правам по одному из дел с таким подходом не согласился. При этом суд кассационной инстанции учел, что запись о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя была внесена в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей на основании заявления этого лица. Таким образом, лицо самостоятельно распорядилось правом заниматься предпринимательской деятельностью и, исходя из положения ст. 1478 ГК РФ, должно было учитывать последствия таких действий для сохранения прав на товарный знак.
Прекращение предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по волеизъявлению гражданина, по мнению суда, свидетельствует об утрате интереса к дальнейшему использованию товарного знака и сохранению его правовой охраны. С этого момента на основании п. 1 ст. 22.3 федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Роспатент вправе досрочно прекратить правовую охрану товарного знака на основании подпункта 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ в случае обращения к нему с соответствующим заявлением.
С учетом приведенных выше доводов кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам пришла к выводу, что последующее приобретение физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя не может рассматриваться как обстоятельство, свидетельствующее о наличии оснований для отказа в удовлетворении соответствующего заявления. Как следует из мотивировочной части судебного акта, данное дело касается именно того случая, когда физическое лицо – индивидуальный предприниматель самостоятельно распорядилось своим правом заниматься предпринимательской деятельностью, подав заявление об исключении его из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Указанный подход не применим к случаям, когда исключительное право на товарный знак оказывается принадлежащим физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, не в случае прекращения его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по собственному желанию.
На практике имели место случаи, когда при оспаривании в суде решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по рассматриваемому основанию выяснялось, что в рамках другого дела действия соответствующей налоговой инспекции по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении юридического лица – правообладателя товарного знака, признавались судом незаконными. Таким образом, с учетом принятого судебного акта правообладатель товарного знака фактически не прекращал свое действие.
В случае, если решение суда о признании незаконными действий налоговой инспекции было принято до принятия Роспатентом соответствующего решения, суд учитывал данное обстоятельство и решение патентного ведомства о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по рассматриваемому основанию признавал недействительным. Если решение суда о признании незаконными действий налоговой инспекции было принято после принятия Роспатентом соответствующего решения, суд отказывал в удовлетворении требований к патентному ведомству, указывая, что данное обстоятельство не могло быть учтено при принятии решения Роспатентом.
Здесь следует отметить, что число рассмотренных судами дел, где имелось данное обстоятельство, незначительно. Судебные акты по ним не были предметом кассационного рассмотрения и, кроме того, были приняты еще до создания Суда по интеллектуальным правам, который по этой проблеме пока свою позицию не высказывал. В этой связи рассуждать по поводу устоявшейся практики по данному вопросу преждевременно.
Говоря о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по основанию подпункта 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, нельзя не упомянуть о рассмотренных Судом по интеллектуальным правам делах по ряду заявлений, доводами которых являются нарушение Роспатентом установленной Правилами о прекращении правовой охраны товарных знаков процедуры, в частности, о нарушении установленных сроков рассмотрения заявлений, о ненадлежащем уведомлении правообладателя об их поступлении и т.д. Однако нельзя забывать, что правила были введены в действие более 10 лет назад и, очевидно, не учитывают сегодняшних реалий, а некоторые их положения в настоящее время противоречат ГК РФ. Справедливости ради стоит сказать, что в настоящее время Роспатентом готовится соответствующий административный регламент, в котором, как представляется, должны быть учтены как последние изменения в ГК РФ, так и практика, накопленная по данному вопросу.
Список литературы
1. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный)/Под ред. Л.А.Трахтенгерц. М.: юрид. фирма «Контракт»: ИНФРА-М, 2009.